權(quán)利要求修改超范圍的認定

裁判要旨
　　專利無效宣告程序中，修改方式作為手段，應(yīng)當著眼于實現(xiàn)對權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護專利權(quán)人的貢獻，而不宜對具體修改方式作出過于嚴格的限制，否則將使得對修改方式的限制純粹成為對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當?shù)膽土P。當權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征補入其所引用的獨立權(quán)利要求時，判斷修改后的獨立權(quán)利要求是否擴大了原專利的保護范圍，應(yīng)以作為修改對象的原專利的獨立權(quán)利要求的保護范圍為基準。
　　案 號
　　一審：（2016）京73行初5802號
　　二審：（2019）最高法知行終19號

　　案 情

　　原告：阿爾法拉瓦爾股份有限公司（以下簡稱阿爾法拉瓦爾公司）。
　　被告：國家知識產(chǎn)權(quán)局。
　　第三人：SWEP國際公司。
　　阿爾法拉瓦爾公司系專利號為200680018368.4、名稱為“釬焊不銹鋼制品的方法和由此方法獲得的不銹鋼釬焊制品”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的權(quán)利人。該專利申請日為2006年5月24日，優(yōu)先權(quán)日為2005年5月26日，授權(quán)公告日為2010年6月16日。涉案專利的權(quán)利要求1、2、18、19、20內(nèi)容如下：
　　“1. 一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
　?。?/span>i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件；
　?。?/span>ii）任選地組裝部件；
　?。?/span>iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
　?。?/span>iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和；
　?。?/span>v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步。
　　2. 權(quán)利要求1的方法，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
　　18. 根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一種或者多種。
　　19. 根據(jù)權(quán)利要求18的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一種。
　　20. 根據(jù)權(quán)利要求19的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
　　針對涉案專利，SWEP國際公司于2014年5月向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求，主要理由包括權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款、第三十三條等。在無效程序中，阿爾法拉瓦爾公司提交了經(jīng)過修改的權(quán)利要求書，將從屬權(quán)利要求2和20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，刪除權(quán)利要求18-22并調(diào)整了引用關(guān)系。修改后的權(quán)利要求1為：
　　“ 1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
　?。?/span>i）將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
　　（ii）任選地組裝部件；
　?。?/span>iii）在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來自步驟（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
　?。?/span>iv）提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和
　?。?/span>v）任選地重復(fù)步驟（i）、步驟（ii）和步驟（iii）的一步或多步，其中通過該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。”
　　針對阿爾法拉瓦爾公司的修改，SWEP國際公司認為，修改后的權(quán)利要求1擴大了原專利保護范圍，不應(yīng)被接受。
　　國家知識產(chǎn)權(quán)局于2016年8月3日作出第29765號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），宣告涉案專利全部無效。國家知識產(chǎn)權(quán)局認為：阿爾法拉瓦爾公司提交的修改后的權(quán)利要求書，將原從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的特征加入到原權(quán)利要求1中作為新的獨立權(quán)利要求。由于權(quán)利要求2為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求20為權(quán)利要求19的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求19為權(quán)利要求18的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求18為權(quán)利要求1或2的從屬權(quán)利要求，即當權(quán)利要求18引用權(quán)利要求1時，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)該包括權(quán)利要求1、18、19、20的全部技術(shù)特征，而當權(quán)利要求18引用權(quán)利要求2時，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)當包括權(quán)利要求1、2、18、19、20的全部技術(shù)特征。鑒于阿爾法拉瓦爾公司僅僅將權(quán)利要求20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1或權(quán)利要求2中，故上述修改不符合2002年《專利法實施細則》第六十八條以及2010年《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)的規(guī)定，不應(yīng)被接受。
　　審 判
　　阿爾法拉瓦爾公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，請求撤銷被訴決定，并責令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。其主要理由為：無效宣告程序中權(quán)利要求1的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。修改后的權(quán)利要求1沒有超出原始申請的范圍，也沒有擴大專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)予接受。北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理維持了被訴決定，駁回了阿爾法拉瓦爾公司的訴訟請求。
　　阿爾法拉瓦爾公司不服，向最高人民法院提起上訴。其上訴請求為：撤銷一審判決和被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。其事實和理由為：（一）阿爾法拉瓦爾公司對權(quán)利要求的修改方式屬于刪除并列技術(shù)方案，應(yīng)予接受。1.在專利無效行政程序中，對權(quán)利要求的修改方式并不限于2010年《專利審查指南》中規(guī)定的三種方式，該指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的權(quán)利要求是對授權(quán)權(quán)利要求1的進一步限定，修改方式應(yīng)予接受。2.2017年《專利審查指南》對無效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進行了修改，根據(jù)該指南，權(quán)利要求修改的方式包括對權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。本案中，修改后的權(quán)利要求1可以視為將授權(quán)權(quán)利要求2和20的技術(shù)特征補入權(quán)利要求1以縮小保護范圍，屬于對權(quán)利要求的進一步限定，應(yīng)予接受。
　?。ǘ┌柗ɡ郀柟緦?quán)利要求1的修改沒有擴大原專利的保護范圍。
　　在權(quán)利要求20中，當滿足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”時，即滿足了“至少一種”的要求，此時，即使含有16wt％的P，也符合權(quán)利要求的記載。
　　2.說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。本專利說明書第[0047]段記載了專利權(quán)人意圖披露的釬焊填料組分和含量，其中公開了“至少包含以重量計40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作為替代物的余量的其他元素”?？梢?，說明書明確記載了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的釬焊填料，其它元素可以存在或不存在；當存在時，含量沒有限制。上述內(nèi)容表明說明書并不要求包含P、Mn、C、Hf四種元素時，每種元素的含量應(yīng)符合所述數(shù)值限制。
　　3.最高法院（2014）行提字第17號行政判決確立了對權(quán)利要求的解釋采取最大合理解釋原則，即基于權(quán)利要求的文字記載，結(jié)合對說明書的理解，對權(quán)利要求作出最廣義的合理解釋，本案應(yīng)遵循這一原則。綜上，本專利的修改方式應(yīng)予接受，修改的權(quán)利要求沒有擴大原專利的保護范圍。
　　最高法院二審認為：
　?。ㄒ唬╆P(guān)于修改方式。雖然被訴決定依據(jù)的2010年《專利審查指南》規(guī)定無效宣告程序中對權(quán)利要求的修改方式一般限于對權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特別是，2017年《專利審查指南》已經(jīng)將無效宣告程序中的修改方式擴展到包括對權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正等四種基本修改方式。當權(quán)利要求書的修改滿足未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及未擴大原專利的保護范圍兩大法律標準的前提下，此種修改應(yīng)被接受。本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬權(quán)利要求2和權(quán)利要求20的技術(shù)特征進一步限定至授權(quán)權(quán)利要求1中，屬于對權(quán)利要求的進一步限定，該修改方式應(yīng)被接受。
　　（二）關(guān)于修改范圍。專利授權(quán)后對社會公眾具有公示作用，社會公眾的信賴利益通常建立在保護范圍最大的獨立權(quán)利要求上，并據(jù)此預(yù)測和評價自身行為的合法性。本案中，阿爾法拉瓦爾公司將從屬權(quán)利要求2、20的附加技術(shù)特征加入至授權(quán)權(quán)利要求1中，是對授權(quán)權(quán)利要求1的進一步限定，并未擴大授權(quán)權(quán)利要求1的保護范圍，符合法律的規(guī)定。
　　據(jù)此，最高法院判決：撤銷原審判決，撤銷被訴決定，由國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出無效宣告請求審查決定。
　　評 析
　　我國專利法賦予專利權(quán)人可以在授權(quán)確權(quán)程序中對專利文件進行修改，實踐中專利權(quán)人為克服專利存在的缺陷而修改權(quán)利要求也較為常見。雖然專利法及《專利法實施細則》對權(quán)利要求修改的時間節(jié)點、程序設(shè)計、實體要求均作出了較為具體的規(guī)定，但是在專利審查及司法實踐中，對于權(quán)利要求修改方式的寬嚴尺度、修改是否擴大了原專利保護范圍的具體認定等問題仍有模糊之處，存在不同認識。因此，明確權(quán)利要求的修改標準和比對基準就顯得格外重要。
　　本案是關(guān)于無效程序中權(quán)利要求修改是否超范圍的典型案例，涉及無效程序中權(quán)利要求的修改方式以及不得擴大原專利保護范圍的比對基準兩方面問題，均是當前司法認定中的熱點和難點。
　　一、權(quán)利要求修改的基本價值及要求
　　德國著名哲學家亞瑟·叔本華曾就思想與語言表達的關(guān)系作了精妙的論述：思想的生命延續(xù)到語言表達時為止，一旦用語言表達出來，思想也就僵化了。[①]叔本華意在強調(diào)語言精準表達對于寫作的重要性，要避免錯誤表達和歧義表達。其實，上述觀點同樣適用于專利領(lǐng)域。相比于寫作，專利文獻對于文字表達的準確性要求更為嚴格。作為技術(shù)方案載體的專利文獻一旦用文字方式固定下來，技術(shù)方案也就確定了，這是專利以公開換保護的應(yīng)有之義。
　　但是語言表達本身存在多義甚至歧義等局限，尤其要將技術(shù)方案通過語言精準表達并不容易?？梢哉f，無論是語言表達的準確性，還是專利權(quán)人的認知能力，都會存在局限性，尤其是對于現(xiàn)有技術(shù)以及發(fā)明創(chuàng)造等的認知局限。[②]在專利無效程序中，這種局限性往往會使其成為無效宣告請求人的標靶?；诖耍瑢＠ㄙx予專利權(quán)人可以在無效程序中對專利文件進行修改的權(quán)利。2002年《專利法實施細則》第六十八條第一款規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人可以修改權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。”一方面，為保護專利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造和技術(shù)貢獻，應(yīng)當允許專利權(quán)人對專利文件進行適當修改。另一方面，雖然允許專利權(quán)人對專利文件做適當修改，但是基于專利的公示效力及社會公眾對此產(chǎn)生的信賴利益，又要避免專利權(quán)人利用修改的機會將專利申請時未完成或者未預(yù)見的技術(shù)內(nèi)容補充到專利文件中。因此，為了平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益，審查指南規(guī)定權(quán)利人可以在無效程序中對權(quán)利要求進行修改，但必須受到一定限制，包括不得改變原權(quán)利要求的主題名稱、不得擴大原專利的保護范圍、不得超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍、不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求中的技術(shù)特征等。尤其將對權(quán)利要求的修改不得擴大原專利保護范圍作為修改后的專利文件能否被接受的重要標準，而這也是本案審理的關(guān)鍵所在。通常情況下，對權(quán)利要求的任何修改都將使得專利的保護范圍發(fā)生變化，判斷這種修改是否擴大了原專利的保護范圍，應(yīng)當結(jié)合案件的具體情況，從修改方式和修改范圍兩個方面進行把握。
　　二、關(guān)于權(quán)利要求的修改方式
　　關(guān)于權(quán)利要求的修改方式，專利法及其實施細則并未作出具體規(guī)定，只有《專利審查指南》作出了規(guī)范。2010年《專利審查指南》規(guī)定，無效程序中對權(quán)利要求的修改一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式。2017年修訂的《專利審查指南》則進一步放寬，在維持原權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除的基礎(chǔ)上，增加了權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正兩種修改方式。顯然，《專利審查指南》對于修改方式的要求已呈現(xiàn)出由嚴格不斷趨于寬松的趨勢，這是專利行政機關(guān)在聽取行業(yè)需求和業(yè)界呼聲背景下作出的積極回應(yīng)。
　　實際上，雖然2010年《專利審查指南》規(guī)定對于權(quán)利要求的修改一般限于三種方式，但這僅僅規(guī)定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因為修改方式作為手段，應(yīng)當著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍、沒有擴大原專利的保護范圍，則對其具體修改方式不應(yīng)作出過于嚴格的限制，否則正如二審判決所言，“將使得對修改方式的限制，成為一種對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當?shù)膽土P”，使得對權(quán)利人的保護與其技術(shù)貢獻不相適應(yīng)，必將極大地挫傷權(quán)利人創(chuàng)新的動力和積極性。其實，早在2011年，最高法院就曾在個案中指出專利行政機關(guān)對無效過程中權(quán)利要求修改方式的要求過于嚴格。[③]國家知識產(chǎn)權(quán)局在2014年專利復(fù)審無效十大案例中亦對審查指南規(guī)定的修改方式作出了澄清，并表示放寬修改方式更能體現(xiàn)專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法本意。[④]可見，無論是制度規(guī)定還是審查實踐，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
　　以本案為例，阿爾法拉瓦爾公司對權(quán)利要求的修改，系將從屬權(quán)利要求2和從屬權(quán)利要求20的技術(shù)特征加入原權(quán)利要求1中作為新的獨立權(quán)利要求，新的獨立權(quán)利要求由于增加了新的技術(shù)特征，相比原權(quán)利要求1必然保護范圍更小、限定更多，屬于新指南所規(guī)定的“對權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式。雖然這種修改方式不屬于2010年《專利審查指南》限定的三種方式，但如前所述，由于該指南也并未完全排除其他修改方式，特別是考慮到新的指南已經(jīng)逐步放寬了對權(quán)利要求的修改方式，涉案專利對權(quán)利要求的進一步限定符合當前指南修改的精神和趨勢。因此，被訴決定僅僅以對權(quán)利要求的修改不符合2010年《專利審查指南》的三種修改方式而不予接受此種修改，有違立法的精神。
　　三、關(guān)于權(quán)利要求修改不得擴大原專利保護范圍的比對基準
　　2002年《專利法實施細則》第六十八條規(guī)定無效程序中權(quán)利要求的修改不得擴大原專利的保護范圍，該條款中“原專利”這一表述較為籠統(tǒng)，如何確定比對的基準是解決修改是否超范圍這一問題的前提和條件。當權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征加入其所引用的獨立權(quán)利要求時，判斷修改后的獨立權(quán)利要求是否擴大了原專利的保護范圍，究竟是以保護范圍較小的從屬權(quán)利要求為比對基準，還是以保護范圍較大的獨立權(quán)利要求為比對基準，這個問題是本案審理的關(guān)鍵，也是雙方當事人的重要分歧點。如果以獨立權(quán)利要求為比對基準，則此種修改屬于進一步限定，通常不會超出原專利的保護范圍；如果以從屬權(quán)利要求為比對基準，則對權(quán)利要求的修改提出了極為嚴格的限制，并可能導致修改后的權(quán)利要求超出從屬權(quán)利要求的范圍。以本案為例，如果以原權(quán)利要求1為比對基準，則阿爾法拉瓦爾公司的修改屬于對原權(quán)利要求1的進一步限定，并未擴大原權(quán)利要求1的保護范圍。如果以權(quán)利要求19為比對基準，則須將權(quán)利要求2、17、18、19的全部技術(shù)特征限定到原權(quán)利要求1中才符合修改要求。
　　該問題的解決思路應(yīng)當回歸到權(quán)利要求修改的價值及社會公眾的行為預(yù)期，因為專利一旦獲得授權(quán)即具有公示效力，社會公眾會據(jù)此預(yù)測和評價自身行為的合法性，而其評價標準往往會建立在保護范圍最大的獨立權(quán)利要求上，而不是某個具體從屬權(quán)利要求。當權(quán)利人將從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征加入到獨立權(quán)利要求時，由于獨立權(quán)利要求增加了新的技術(shù)特征，保護范圍相較于原來必定會縮小。此時，這種修改既不會損害原專利的公示效力，也不會影響社會公眾基于原專利而產(chǎn)生的信賴利益，同時也有助于保護發(fā)明人的利益，推動全社會的創(chuàng)新動力?；诖耍景该鞔_指出應(yīng)以作為修改對象的原專利獨立權(quán)利要求的保護范圍為比對基準。即，應(yīng)當將修改后的獨立權(quán)利要求與原專利保護范圍最大的獨立權(quán)利要求進行比較，而非與原專利保護范圍較小的從屬權(quán)利要求進行比較。