先?權(quán)抗辯中“作好必要準備” 及“原有范圍”的認定

一、主題：

先?權(quán)抗辯中“作好必要準備” 及“原有范圍”的認定

二、基本案情

東莞市樂放實業(yè)有限公司、?州晶東貿(mào)易有限公司侵害深圳市賽源電?有限公司實用新型專利權(quán)糾紛

一審：廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）粵73知民初585號

二審：最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭（2021）最?法知民終508號

賽源公司是專利號為ZL201920113995.0、名稱為“?種條形?箱”實用新型專利（涉案專利）的專利權(quán)人，專利申請日為2019年1?23?，授權(quán)公告日為2019年8?23?。本案中，賽源公司請求保護權(quán)利要求1、2、5。

樂放公司制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品“樂放LOYFUN A 25?響”，晶東公司銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品“樂放LOYFUN A 25?響”。

原告賽源公司提出訴訟請求，請求判令：

1、判令晶東公司、樂放公司?即停?侵害涉案專利權(quán)的?切侵權(quán)?為，銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品、銷毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的專?模具；

2、判令晶東公司、樂放公司賠償賽源公司經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費?20萬元；

3、判令晶東公司、樂放公司承擔(dān)本案的訴訟費。

二審期間，樂放公司提交了四份新證據(jù)，擬補強證明樂放公司先?權(quán)抗辯成?，且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使?被訴侵權(quán)產(chǎn)品。

三、爭議焦點

一審中主要爭議焦點在于：

1、先?權(quán)抗辯是否成?；

2、被訴侵權(quán)產(chǎn)品實施的是否現(xiàn)有技術(shù)；

3、華申公司、易豆公司的責(zé)任承擔(dān)。

二審中爭議焦點問題是：

樂放公司主張的先?權(quán)抗辯以及現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成?。

四、審判

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院認為：

1、樂放公司提交的證據(jù)不?以證實其在涉案專利申請?前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品或者已經(jīng)作好制造的必要準備。退?步講，即使證據(jù)可予采信，樂放公司所舉證據(jù)限于其在專利申請?前已做好制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的準備及進?制造，但未對其制造范圍以及僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造進?舉證。因此，樂放公司提交的證據(jù)不?以證實先?權(quán)抗辯成?。

2、經(jīng)?對，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案專利權(quán)利要求1、2、5所記載的全部技術(shù)特征，落?涉案專利權(quán)保護范圍。

3、型號為MDZ-27-DA的??電視?響并未公開第?凹槽的結(jié)構(gòu)，亦未公開電路板模塊放置于第?凹槽結(jié)構(gòu)內(nèi)的技術(shù)特征，樂放公司以此作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯，不能成?。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院判決：

1、晶東公司?本判決發(fā)?法律效?之?起?即停?銷售、許諾銷售侵害名稱為“?種條形?箱”、專利號為ZL201920113995.0實?新型專利權(quán)的產(chǎn)品；

2、樂放公司?本判決發(fā)?法律效?之?起?即停?制造、銷售侵害名稱為“?種條形?箱”、專利號為ZL201920113995.0實?新型專利權(quán)的產(chǎn)品；

3、晶東公司?本判決發(fā)?法律效?之?起??內(nèi)賠償賽源公司合理維權(quán)費?10000元；

4、樂放公司?本判決發(fā)?法律效?之?起??內(nèi)賠償賽源公司經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費?50000元；

5、駁回賽源公司的其他訴訟請求。

最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭認為：

1、關(guān)于樂放公司是否已經(jīng)做好必要準備

樂放公司提交了模具?報價單、轉(zhuǎn)賬記錄、試模報告、試產(chǎn)報告、樣品檢測報告等證據(jù)，可以認定樂放公司在涉案專利申請?前已經(jīng)購買涉案產(chǎn)品模具，并為產(chǎn)品的制造準備了主要?產(chǎn)設(shè)備。??響物料清單、物料報價單、來料檢驗報告則證明樂放公司已經(jīng)購買了制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品所必需的原材料。故本院認定樂放公司已經(jīng)為制造與涉案專利相同的產(chǎn)品作好必要的準備。

2、關(guān)于樂放公司是否僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使?

模具?報價單、模具驗收單、?審中的證?證?等證據(jù)互相結(jié)合，可以初步證明樂放公司僅持有1套?產(chǎn)模具?！?房租賃合同書》則可以初步證明其?房?積從2013年起?今未曾改變。因此，樂放公司提交的證據(jù)相互印證，能夠形成證據(jù)鏈，初步證明樂放公司在涉案專利申請?前的?產(chǎn)規(guī)模和?產(chǎn)范圍，并且其未擴??產(chǎn)規(guī)模。樂放公司在本案中提交的關(guān)于原有范圍的證據(jù)具有?定合理性，并初步達到了?度蓋然性的證明標準。在賽源公司沒有提交相反證據(jù)證明樂放公司超出了涉案專利申請?前的?產(chǎn)規(guī)模的情況下，本院認定樂放公司并未超出原有范圍制造涉案產(chǎn)品。

最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭判決：

1、撤銷?州知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）粵73知民初585號民事判決；

2、駁回深圳市賽源電?有限公司的訴訟請求。

五、要點分析

1、先?權(quán)抗辯成?必須滿?以下兩??條件：?是已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使?相同?法或者已經(jīng)作好制造、使?的必要準備，?是僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使?。?者相輔相成，缺?不可。

2、在先?權(quán)抗辯中，被訴侵權(quán)?在??研發(fā)產(chǎn)品過程中形成的技術(shù)圖紙、?藝?件、檢驗報告等，均屬于研發(fā)過程中形成的技術(shù)?件，由被訴侵權(quán)?單?制作形成符合常理，其在產(chǎn)品未正式制造、銷售前不對外公開亦符合產(chǎn)品研發(fā)的客觀情況，在審查其證據(jù)效?時應(yīng)結(jié)合其他相關(guān)證據(jù)綜合判斷，不能僅因相關(guān)技術(shù)圖紙、?藝?件、檢驗報告系單?制作?簡單否定其證明效?。

3、由于原有范圍的認定往往涉及過去某?時點之前存在的?產(chǎn)模具、?產(chǎn)數(shù)量、?房?積等客觀情況，故對“僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使?”相關(guān)事實查明，應(yīng)結(jié)合雙?當(dāng)事?的訴辯主張以及案件的具體情況綜合分配證明責(zé)任。在先?權(quán)?已經(jīng)盡?舉證、所舉證據(jù)能夠初步證明“原有范圍”存在合理性且專利權(quán)?沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以認定先?權(quán)?并未超出原有范圍制造、使?。若后續(xù)專利權(quán)?有證據(jù)證明先?權(quán)?超出原有范圍制造、使?的，專利權(quán)?有權(quán)另?主張其合法權(quán)益。

4、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查?式是以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)?案中被指控落?專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與之相同或?實質(zhì)性差異的技術(shù)特征，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)?員認為被訴侵權(quán)技術(shù)?案是?項現(xiàn)有技術(shù)與所屬領(lǐng)域公知常識的簡單組合。